美国法院对海能达的禁诉令该如何理解和应对？法律视角和国别比较
文丨王松（上海大邦律师事务所合伙人，律师，专利代理师。）
2024年4月7日，深圳海能达通信股份有限公司（简称“海能达”）在其官网发布公告称：根据美国法院的法令，在另行通知之前，海能达不得在世界任何地方销售任何含有对讲机技术的产品。受美国诉讼案件影响，海能达发布公告后的第一个交易日（4月8日）一字跌停，次日（4月9日）跌6.13%。
一、海能达与摩托罗拉涉案诉讼
海能达被称为“专网小华为”，主营业务覆盖对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备的研发、生产、销售和服务，在全球专网市场的地位仅次于摩托罗拉。
海能达与摩托罗拉相关诉讼旷日已久。2020年2月17日，海能达发布公告指出，2017年3月15日，MOTOROLASOLUTIONSINC.(简称“摩托罗拉”)及摩托罗拉马来西亚公司在美国伊利诺伊州联邦地区法院（简称“美国法院”）起诉海能达、海能达美国公司、海能达美西公司侵犯其商业秘密，认为海能达部分型号产品侵犯摩托罗拉商业秘密。2018年8月2日，摩托罗拉公司向美国法院提出增加版权侵权的诉讼请求，认为海能达部分型号产品侵犯摩托罗拉公司的版权。美国当地时间2020年2月14日，上述案件陪审团作出裁决，认为海能达、海能达美国公司、海能达美西公司侵犯摩托罗拉一项或多项商业秘密及美国版权，应向摩托罗拉支付损害赔偿34,576.12万美元及惩罚性赔偿41,880万美元，合计76,456.12万美元（约合人民币52.71亿元）。
另据海能达于2021年1月12日发布的公告，美国法院对先前判赔金额进行了调减，其中商秘部分损失赔偿金额调减0.736亿美元，惩罚性赔偿金额调减1.472亿美元，整体赔偿金额由7.65亿美元调减至5.43亿美元，减少了2.22亿美元。
2024年4月8日，海能达发布公告称，海能达于2022年6月向深圳市中级人民法院（简称“深圳中院”）诉请海能达全新设计开发的H系列产品不侵犯摩托罗拉商业秘密和版权。案件进入庭审环节后，摩托罗拉向美国法院提交禁诉令动议，要求海能达撤回深圳案件的起诉；美国法院于2024年3月25日批准了该动议。近日，海能达收到美国法院的判令，判令认定海能达未能完全遵守其禁诉令，临时禁止海能达在全球范围内销售双向无线电技术的产品，并处以每天100万美元的罚款，直至海能达完全遵守禁诉令之时止。目前，海能达已撤销深圳案件的起诉，同时按要求暂停销售双向无线电技术产品，并已向美国法院申请撤销上述判令，近日正在美国法院持续进行听证。海能达将进一步采取各项应对措施，争取最短时间撤销上述判令。
二、何为禁诉令？
禁诉令是法院对拥有管辖权的当事人签发的，由一方当事人申请，对另一方当事人发出阻止其在外国法院就相同或类似纠纷提起诉讼或继续进行诉讼的限制性命令。
禁诉令起源于15世纪的英国，由英国衡平法院为禁止普通法院的平行诉讼设计而成；至19世纪，英国法院已将禁诉令制度全面适用于涉外平行诉讼。美国、澳大利亚等其他英美法系国家也经常在涉外平行诉讼中签发禁诉令。
2024年1月30日，海能达发布的2023年度业绩预告中指出，当前海能达传统涉诉产品已基本停产，H系列产品正全面替代上一代产品，且不受诉讼影响，并已在全球范围内实现全面推广并获得市场高度认可。
据海能达于2023年10月27日发布的2023年三季度报告，2023年前三季度，海能达实现营业收入35.99亿元，主营专业无线通信设备实现收入29.50亿元（占比约82%），而双向无线电技术相关产品又为主营专业无线通信设备的主要构成。
根据美国法院判令，并未将海能达的H系列产品排除在诉讼影响之外。美国法院判令禁诉的同时，禁止海能达在全球范围内销售双向无线电技术的产品，震慑效果远超普通禁诉令。
三、美国法院的禁诉令是否合乎逻辑？
根据禁诉令的含义——禁止当事人就相同或类似纠纷提起诉讼或继续进行诉讼；美国法院的案件涉及海能达双向无线电产品侵犯摩托罗拉商业秘密及版权纠纷，海能达在深圳中院的诉请内容为H系列产品不侵犯摩托罗拉商业秘密和版权；这使得美国法院能轻易找出其中的关联，两个案件的主要当事人相同，且纠纷均为双向无线电产品是否侵犯商业秘密及版权纠纷。
由于商业秘密涉及未被公开的技术，笔者认为，美国法院作出海能达侵犯摩托罗拉商业秘密的判决生效后，海能达即被美国法院认定海能达存在侵权行为（除非能推翻相应判决），并不存在海能达某产品侵犯商业秘密、海能达某产品不侵犯商业秘密之区分。
侵犯商业秘密与侵犯专利权不同，产品经过规避设计，存在不再侵犯专利权的可能；但对于已被认定存在侵犯商业秘密行为的生效判决，即使H系列产品不涉及摩托罗拉的涉案商业秘密及版权，也无法作为推翻海能达此前已存在侵犯商业秘密行为的有力论据。若海能达希望继续在美国/海外销售相关产品，美国法院的相关判决需要妥善应对。
当然，不同国家的法律制度可能存在差异，不同国家法院对是否侵犯商业秘密的认定也可能存在不同。而海能达希望深圳中院认定的是H系列产品不侵犯美国案件涉及的商业秘密及版权。但笔者认为，即使中国法院认定海能达H系列产品不侵犯摩托罗拉的专利权及版权，这对于美国法院在2021年作出判决的救济效果可能也微乎其微。这是由于：美国法院的判决是否能在中国承认和执行具有不确定性，中国法院的判决亦存在不被美国法院承认的可能；此外，如前所述，即使H系列产品不侵犯摩托罗拉的涉案商业秘密及版权，也无法作为海能达此前不存在侵犯商业秘密行为的证明。
因此，仅以目前披露的信息，笔者认为海能达撤回深圳中院的诉讼对其影响不大，目前急需采取措施对应美国法院于2021年作出的相关判决，或先解燃眉之急撤销美国法院的判令。
四、依美国法院判决能否执行海能达在中国境内的资产？
2022年1月22日，海能达发布公告称，海能达在美国的三家子（孙）公司已于2020年5月根据美国破产法典第十一章的规定主动向美国加利福尼亚州中区破产法院申请破产重整。另据海能达于2024年1月30日发布的2023年度业绩预告，海能达在英国暂无直接可执行资产。
据海能达于2023年10月27日发布的2023年三季度报告，海能达总资产约118.5亿元人民币，所有者权益约65亿元人民币；另，海能达在2024年4月9日晚间的市值约72.36亿元人民币。海能达的大部分资产应在国内，若摩托罗拉执行海能达在国内的资产，需要向我国法院提交承认和执行美国法院的判决和裁定的申请，只有在通过我国人民法院审查后方能执行其资产。
我国民事诉讼法对承认和执行外国法院的判决和裁定规定了若干条件。《中华人民共和国民事诉讼法》第三百条指出，对申请或者请求承认和执行的外国法院作出的发生法律效力的判决、裁定，人民法院经审查发现判决、裁定违反中华人民共和国法律的基本原则或者损害国家主权、安全、社会公共利益，裁定不予承认和执行。
针对本案，摩托罗拉依美国案件执行海能达位于中国境内资产应存在不小的难度。若从获得直接赔付的角度，摩托罗拉可与海能达达成和解方案。
五、海能达与摩托罗拉之间的其他诉讼
2017年11月14日，海能达将与摩托罗拉的诉讼战扩大至中国；海能达向北京知识产权法院提起摩托罗拉，请求法院判令摩托罗拉方面停止滥用市场支配地位的垄断行为并赔偿损失及合理开支。北京知识产权法院驳回了海能达的全部诉讼请求。
海能达还分别在国内法院提起摩托罗拉侵犯海能达发明专利权、实用新型专利权之诉；相关诉讼的一审法院均驳回海能达公司的诉讼请求，海能达上诉后，最高法院均维持一审判决，驳回海能达的上诉请求。
虽然海能达在国内的诉讼碰壁，其在海外的部分诉讼却迎来曙光。
2023年3月31日，海能达发布的2022年年度报告指出：2022年12月23日澳洲法院公布一审判决的结果如下：摩托罗拉起诉的3项专利侵权中，2项专利被判无效，即海能达不侵权；1项专利被认定有效，但海能达于2019年11月后销售的产品不侵权。
2023年4月28日，海能达发布的2023年一季度报告指出：2023年3月16日杜塞尔多夫高等法院开庭审理杜塞尔多夫案，2023年4月20日二审审理结束，法院判决海能达胜诉，海能达不构成专利侵权。
六、禁诉令制度是否是英美法系国家的专利？
禁诉令制度并非英美法系国家的专利，已延伸至大陆法系国家。随着科技的高速发展，标准必要专利许可纠纷对主体国产业发展产生巨大影响，为保护本国产业，禁诉令制度被德国、法国等大陆法系国家频频使用。
我国法院的首例禁诉令出现在2020年。2020年8月28日，最高人民法院知识产权法庭就康文森与华为的确认不侵害专利权及标准必要专利许可纠纷三案作出行为保全的民事裁定，要求康文森在最高人民法院就该三案作出终审判决前不得申请执行德国杜塞尔多夫地区法院于8月27日作出的要求华为停止侵权的一审判决，违反裁定则处以每日罚款人民币100万元、按日累计，这一行为保全裁定于9月11日经复议后得到维持并立即生效执行。
最高人民法院做出上述禁诉令的依据为《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条，人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为；当事人没有提出申请的，人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。
最后，回到海能达与摩托罗拉的美国案件，希望海能达能尽快撤销美国法院的判令，或能与摩托罗拉达成就美国法院2021年判决的和解方案，消除其在全球范围内被禁止销售的困境。
随着国家之间产业竞争的加深，我国企业在走向海外过程中需要有足够的警觉，避免陷入侵犯商业秘密、专利权、版权等涉知识产权侵权案件的漩涡或陷阱，尤其注意不可故意侵权。美国专利等知识产权侵权诉讼中，在侵权人故意侵权的情况下，法院可以判给胜诉的权利人最高3倍的惩罚性赔偿金。
（文章仅代表作者观点。责编邮箱：yanguihua@jiemian.com。）